广州**有限公司与王**一案一审民事判决书

审理经过

原告王**与被告广**有限公司（以下简称兆**司）确认不侵犯专利权纠纷一案，本院于2008年9月22日立案受理后，依法组成合议庭，于2008年11月5日公开开庭进行了审理。原告王**以及委托代理人申*、蒋**被告兆**司的委托代理人黄*、徐*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告王**起诉称：原告为义乌市一家新设立企业的经营者，经潜心研究研发出一种暗水烟筒的新型产品，并为生产做了必要的准备，投入了较多的时间和精力。经了解市场后，原告了解到被告兆**司拥有关于水烟筒的ZL02226804.9号专利，并且被告在义乌市及全国均开展了广泛的打击专利侵权的行为，为避免日后与被告发生专利纠纷，原告特详细表述了己方研发出产品的技术特征，用文字和附图精确加以固定，通过公证的方式于2008年5月28日正式向被告发出了《关于“一种水烟筒”及“一种水烟筒吸烟软管”样品是否侵权征询函》。被告于2008年5月30日收到征询函，随后双方进行了电话沟通，但被告除了口头坚持认为原告方的产品是侵权外，两个多月内并未书面正式回函答复是否侵权。原告认为，作为准备制造这种产品的生产人，为准备生产已经付出了大量的物力和人力，因生产的行业和产品与被告的专利产品比较接近，特将自己设计的产品以合理的方式详尽向被告进行披露，请求被告确认该行为会不会侵犯被告的专利权，征询的内容明确、详尽，征询的方式正式、友好，但被告除口头认为侵权外，并未给出任何理由，也未给以任何正式答复，使得原告的生产计划无法实施，这影响了原告的生产、销售和收益，原告不能确定是否继续购买加工机器和厂房，生产则可能碰到专利侵权的诉讼威胁，不生产则所投入财产将全部损失，因被告故意悬而不决的行为，使原告处于进退两难的境界，损失每天都在发生。因此，原告认为被告不予答复是否侵权的行为，已经使其利益受到了侵害。为了消除这种侵害，并确认自己设计的产品不侵犯被告的专利权，原告特依法诉至法院，请求确认原告生产、销售水烟筒的行为不侵犯被告的ZL02226804.9号专利权。

被告辩称

被告兆**司书面答辩称：1、原告王**不是适格的诉讼主体，不具有提起确认不侵犯专利权之诉资格。不侵犯专利权诉讼是因为权利人向被控侵权人或其经销商发出警告函，权利人在一定期间内又不提起侵权之诉后，受到警告的人为了结束是否侵权这一不稳定状态，依法可以提起确认不侵权之诉，即只有干扰了被控侵权人的销售经营，给其利益造成了威胁，被控侵权人才能启动确认不侵权之诉。根据最**法院2002年7月12日对江**院关于请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复[（2001）民三他字第4号]，请求确认不侵犯专利权纠纷只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权。最**法院2004年6月24日针对河**院和北**院的请示下发的《关于本田**式会社与石家庄**有限公司、北京旭**限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》[（2004）民三他字第4号]第一项已经明确指出：“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”2004年9月5日，最**法院民三庭庭长蒋**在关于“确认不侵犯专利权纠纷的性质与管辖”问题的解答时，明确了“原告提起这样的诉讼是不是必须是在专利权人已对原告的行为提出警告、投诉或起诉之后？这个问题的答案应当是明确的，专利权人的警告等手段应当为提起不侵权诉讼的必要条件，否则你告的什么。但似不应当包括对方的侵权起诉。就是因为对方之警告等骚扰行为而不依法起诉，才能有对方提起不侵权诉讼的，如果有了侵权诉讼，不侵权就可以作为侵权诉讼中的辩称或者反诉了”。因此，确认不侵犯专利权之诉必须是权利人的警告等骚扰行为而不依法起诉作为提起诉讼的条件。在本案中，被告并不了解原告的生产情况，也从未向原告或原告经销商发出指控侵权的警告函，原告只凭被告在国家知识产权局申请专利并获得授予专利权就向贵院提起确认不侵犯专利权之诉，显然不符合提起确认不侵犯专利权之诉的条件，本案原告不是提起确认不侵犯专利权之诉适格的诉讼主体，不具有提起确认不侵犯专利权之诉的资格。依法应当驳回原告的起诉。2、本案不具备判定确定不侵犯专利权的实质内容。判定侵犯专利权的基本方法是以专利权利要求书中记载的技术方案与被控侵权产品的技术特征进行比较，人民法院在审理确定不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼的原则和标准是一致的。根据《专利法》第五十七条规定：“未经专利权人许可，实施其专利权即侵权其专利权，……”，也就是说，侵犯专利权必须有具体的实施行为。根据《专利法》第十一条的规定，“为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”构成了专利法意义上的实施行为。从本案的起诉状来分析，原告目前仍然处于研发和计划的阶段，并不存在专利法意义上的实施行为。人民法院显然不能以未发生的行为作为审理本案的依据。本案不具备判定确定不侵犯专利权的实质内容。原告的起诉明显在干扰被告的正常经营活动，依法应当驳回。综上，本案不符合提起确认不侵犯专利权之诉的条件，原告的起诉没有具体的事实和法律依据，依法应当驳回原告的起诉或驳回原告的全部诉讼请求。

原告王**为支持其诉讼主张，在举证期限内向本院提供了下列证据：

1、原告身份证及所经营企业营业执照，证明原告方为合法主体。

2、被告企业注册基本资料，证明被告明确、具体。

3、ZL02226804.9专利权利要求书和说明书复印件，证明一种水烟筒专利保护范围。

4、（2008）浙义证民字第002801号公证书及附件，证明原告已将产品全部技术特征披露给被告，披露全面、适当。

5、（2008）浙义证民字第002802号公证书及附件，证明原告将产品侵权回函发送对方，供专利权人答复使用，被告并未答复。

6、（2008）浙义证民字第002803号公证书及附件，证明原告将产品不侵权回函发送对方，供专利权人答复使用，被告并未答复。

7、EMS国内特快专递邮件详情单复印件，证明被告已经收到该征询函。

8、被告于2004年7月20日在复审、无效程序中作出的意见陈述书，证明被告确定：烟筒1的下端与盛水容器的连接处设有一个空腔8，烟筒同时具有一烟锅座4，以及该技术特征的具体描述。

9、被告于2005年11月5日在复审、无效程序中作出的意见陈述书，证明被告确定：烟筒1的下端与盛水容器的连接出设有一个空腔8，该烟孔接头9与空腔8相通这两个技术特征，该技术特征具体明确。

10、专利复审委员会于2006年4月7日作出的无效宣告请求审查决定，证明被告及复审委员会均确定：所述空腔为烟筒下端的一个部位，是在烟筒的下部，是烟筒的组成部分，为权利要求1的必要技术特征。

11、（2005）穗中法民三初字第81号判决书复印件，证明被告确认：烟锅座4和空腔8为被告独有且必不可少的技术特征，人民法院以判决形式予以确认。

12、（2005）粤高法民三终字第383号判决书复印件，证明广东高院确认被告关于技术特征烟锅座4和空腔8的位置、作用。维持一审判决。

13、089214702号台湾专利文件，证明原告不存在空腔的设计不但有其实用效果，而且现有技术中也有同样的技术特征。原告采取的并非被告的专利技术；证明在无效过程中维持专利有效。

14、专利证书号No.722，405，序列号No.135，282美国专利文件复印件，证明原告开发设计的产品，在现有技术中有同样的技术特征。原告采取的并非被告的专利技术。

15、原告生产的水烟筒实物，证明原告按照自己设计的图纸所开发的产品，不侵犯被告的专利权。

被告兆**司未向本院提交证据。

被告对原告提供的上述证据质证意见如下：对证据1、2、3无异议；对证据4、5、6、13的真实性、合法性无异议，对关联性有异议；对证据7、11、12的真实性有异议，认为没有提供原件核对；对证据8、9、10真实性无异议，但认为与本案无关；对证据14的真实性、合法性有异议，来源不清楚，无法判断其真实性；对证据15，认为实物与证据4中的图纸不一致。

以上证据经庭审举证、质证，结合被告兆**司的质证意见，本院认证如下：原告王**提供的证据1、2、3，被告没有异议，本院予以确认；证据4、5、6、13，被告对真实性、合法性没有异议，但对关联性有异议，本院认为，原告提供的上述证据所证明的事实均与本案的案件事实有一定的联系，故被告的异议不成立，不予采信；证据7，被告对真实性有异议，但其在庭审中亦承认原告所要证明的事实，故证据7的证明目的成立，本院予以确认；证据8、9、10，被告对真实性没有异议，但认为与本案无关，本院认为，证据8、9、10所涉的专利与本案的专利为同一专利，故与本案具有关联性，被告的异议不能成立；证据11、12，被告对真实性有异议，但经本院核对，证据11、12与原件一致，故被告的异议不成立；证据14，被告对真实性有异议，原告亦未提供原件核对，且没有其他证据相印证，故被告的异议成立，本院予以采信；证据15，被告认为不能达到原告的证明目的，本院认为，经比对，该实物所反映的技术特征与原告设计的技术资料和图纸相一致，予以确认。

本院查明

根据对上述证据的认定以及双方当事人的陈述，本院认定案件事实如下：

2002年4月12日，被**公司向国家知识产权局申请名称为“一种水烟筒”的实用新型专利，2003年2月26日授权公告，专利号为ZL02226804.9，该专利授权公告权利要求为：1、一种水烟筒，包括烟筒（1）和烟嘴（2），烟筒（1）内设有一条烟管（3），其特征在于：所述的烟筒（1）的上端连接有一个烟锅座（4），烟锅座（4）上连接有一个烟锅（5），烟锅（5）的底部设有多个小通孔（6），该小通孔（6）与烟筒（1）内的烟管（3）相通；烟筒（1）的下端连接有一个盛水容器（7），烟筒（1）内的烟管（3）伸入盛水容器（7）中，烟筒（1）的下端与盛水容器（7）的连接处设有一个空腔（8）；烟筒（1）的下端还设有一个烟孔接头（9），该烟孔接头（9）与空腔（8）连通，烟嘴（2）通过一条长软管（10）与烟孔接头（9）连接。2、如权利要求1所述的水烟筒，其特征在于：所述的烟筒（1）的下端还设有一个排烟阀（11），排烟阀（11）与烟筒（1）下端的空腔（8）连通。3、如权利要求1或2所述的水烟筒，其特征在于：所述的盛水容器（7）为玻璃瓶。4、如权利要求3所述的水烟筒，其特征在于：所述的烟筒（1）的上端与烟锅座（4）的连接处设有一个托盘（12）。

2008年5月8日，原告王**经营的义乌**制品厂成立，经营场所为浙江省义乌市廿三里义东工业园区，经营范围及方式为加工、销售：五金制品（不含电镀）。2008年5月28日，原告向被告兆**司邮寄《关于“一种水烟筒”及“一种水烟筒吸烟软管”样品是否侵权征询函》，对原告设计的水烟筒样品技术特征与被告专利权的权利要求1的技术特征进行比较，并载明原告生产的水烟筒样品包括：烟锅1、导烟管2、盛水容器7和烟嘴11，烟锅1内设置有小通孔12，该小通孔使烟锅1和导烟管2保持相通，导烟管2的上端配合密封垫8连接烟锅1，密封垫为塑料、橡胶或类似材料。烟锅1和导烟管2上端的连接处设置有托盘6，导烟管的外端设置有装饰物3，导烟管2的下端伸入盛水容器7中。在导烟管2的外端设有进气调节阀5和烟孔接头4，进气调节阀5和烟孔接头4分别通过两条烟气通道13、14和盛水容器7的上部空间相通，烟气通道的开口端9突出到盛水容器7内，烟嘴11通过一条长软管10和烟孔接头4相连接。征询函附有产品外部视图和产品剖视图。同日，原告向被告分别邮寄了《侵权警告函》和《不侵权通告函》。浙江**公证处对原告的上述三次邮寄过程进行了证据保全，并出具（2008）浙义证民字第002801号、（2008）浙义证民字第002802号和（2008）浙义证民字第002803号公证书。庭审中，被告承认收到上述三封邮件，且未回复原告。2008年8月，原告开始生产其设计的水烟筒产品，并在浙江省义乌市福田市场H区三楼27878摊位展销。

另查明，2007年4月3日、4月4日，被告兆**司在《义乌商报》上发表《严正声明》，声明兆**司是中国专利号为ZL02226804.9，名称为“一种水烟筒”的合法专利权人，受到法律保护，要求侵权商家立即停止销售侵权的“水烟筒”产品，否则，将依法追究侵权人的法律责任。嗣后，被告曾多次提起诉讼，要求生产、销售涉嫌侵犯其专利权的水烟筒的制造商和销售商承担责任。

在庭审过程中，本院组织将原告王**提供的涉案产品与被告兆**司专利的权利要求所记载技术特征作比对，主要有以下区别：被告专利有烟锅座（4），而原告生产的涉案产品则没有，其直接在导烟管上配合密封垫与烟锅进行连接；被告专利在盛水容器与烟筒的连接处设有一个空腔（8），该空腔与盛水容器、烟孔接头和排烟阀相连通，而原告生产的涉案产品与盛水容器的连接处设置了两条烟气通道，该两条烟气通道与上方的烟孔接头和进气调节阀相连接。

本院认为

本院认为，本案争议的焦点主要有两个：（一）原告王**是否有权对被告兆**司提起确认不侵犯专利权的诉讼。被告抗辩其并没有向原告发出警告，因此，原告确认不侵犯专利权的诉讼不能成立，原告不是适格主体。本院认为，本案被告为了保护专利号为ZL02226804.9，名称为“一种水烟筒”的专利权，曾在原告经营厂址所在地以及经销地的报纸上发表严正声明，并多次对他人提起侵犯专利权诉讼，在当地产生一定的影响。为了避免日后与被告发生专利权纠纷，原告在研发出一种水烟筒的新型产品后，将自己研发产品的全部技术特征告知被告，向被告征询自己的产品是否侵权，但被告在收到原告的技术资料后，并未正式回函答复是否侵权，这使原、被告之间是否存在专利侵权的法律关系处于不确定状态，影响了原告的批量生产和销售，因此，原告与本案有直接的利害关系。同时，原告在起诉时，有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由，属于人民法院受理民事诉讼的范围和本院管辖，所以，原告的起诉符合民事诉讼法规定的起诉条件，原告王**有权对被告兆**司提起确认不侵犯专利权的诉讼。（二）原告王**生产的涉案产品是否落入被告兆**司的专利权利要求保护范围。根据我国专利法的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。专利权利要求书表述了专利权人请求保护的范围，其中独立权利要求书从整体上反映该实用新型专利的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。因此，确认实用新型专利权的保护范围应以独立权利要求书记载的内容为依据。根据庭审比对，被告专利所记载的权利要求与原告提供的涉案产品主要区别在于有无烟锅座以及空腔。根据被告在专利复审委员会复审、无效程序中的意见陈述以及在相关诉讼中的主张，烟锅座和空腔属于被告专利的必要技术特征，而原告陈述其生产的涉案产品并没有烟锅座和空腔。本院认为，首先，原告提供的涉案产品虽然没有烟锅座，但其烟锅是由一个密封垫固定在烟筒上，密封垫与烟锅座都有固定烟锅的功能，而且被告专利中的烟锅座的其他功能是在同一水烟筒上根据吸食的烟质不同的需要配用形式不同的烟锅，进而解决了用一个水烟筒吸食不同的烟质的问题，不仅方便吸烟人吸烟的需要，同时节省大量社会资源，而原告生产的涉案产品则在导烟管上配合密封垫与烟锅进行连接，导致吸食不同的烟质需要不同的水烟筒。其次，从原告提供的涉案产品看，其虽然没有直接标明被告的专利权利要求所记载的空腔，但设置的两条烟气通道则是位于被告专利中的空腔部位，两条烟气通道的功能与空腔功能基本一致，然因原告产品中的两条烟气通道与盛水容器相连通，有可能致使吸烟者在吸烟时直接吸入水，而被告专利中的空腔保证了吸烟烟管与盛水容器的水面有一定的距离，防止吸烟烟管直接与盛水容器的水连通而导致吸烟时直接吸入水。对此本院认为，原告提供的涉案产品中的密封垫和烟气通道与被告专利中的烟锅座和空腔相比，不仅具体结构有些差异，而且实现的基本功能并不完全相同，产生的技术效果亦并不完全一样。综上，原告生产的涉案产品并未完全落入被告专利权利要求的保护范围，原告的诉讼请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条之规定，判决如下：

裁判结果

确认原告王*新生产、销售的涉案水烟筒不构成对被告广州**有限公司ZL02226804.9号实用新型专利权的侵犯。

案件受理费1000元，由被告广**有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江**民法院[在递交上诉状之日起七日内先预缴上诉案件受理费1000元（具体金额由浙江**民法院确定，多余部分以后退还），款汇浙江**民法院，浙江省省本级财政专户结算（分户），账号：398000101040006575515001，开户行：农业银行西湖支行。逾期按自动撤回上诉处理]。

裁判日期

二〇〇八年十二月十五日